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美上訴法院判決 複審期間失效專利採用Phillips解釋標準
：In re CSB-System International, Inc.
美國聯邦法院於專利侵權訴訟中使用Phillips v. AWH Corp.一案所建立標準
（簡稱Phillips標準，可參見下表一整理）來詮釋系爭專利請求項內容，並據以討論專利
有效性和侵權等議題。一般而言，美國專利商標局（USPTO）於專利申請及專利複審程序中
則採用較寬鬆之最寬廣合理解釋原則（Broadest Reasonable Intepretion，BRI），原因
是專利權人仍有機會修改並限縮請求項內容。但是，最近在2016年8月9日美國聯邦巡迴上
訴法院（CAFC）In re CSB-System International, Inc.（No. 2015-1832）上訴案判決，
要求USPTO及專利審判暨上訴委員會（PTAB）應改採用聯邦法院Phillips標準來詮釋於複審
期間期滿失效之專利內容，而非先前In re Cuozzo Speed案上訴二審及聯邦最高法院判決
所維持之BRI標準。
一、本案背景
專利權人CSB-System International, Inc.（下簡稱CSB）所持有、涉及電話系統中資料處
理電路裝置發明之美國專利編號US5,631,953，經單方複審（ex parte reexamination）結
果，判定其請求項1-6已有US5,097,528占先，以及請求項7-8受前述528專利及其他先前技
術文獻揭露而不具非顯而易知性。953專利在單方複審結果發佈之前已期滿失效，隨後專利
權人CSB向PTAB提起訴願，要求重新考慮953專利單方複審結果。
雖注意到953專利已失效情形，然PTAB重新考慮到CSB於專利失效前之單方複審過程中仍有
機會修改其請求項內容，故仍採用BRI標準來解釋953專利內容，並維持複審委員之核駁決
定。CSB再上訴至CAFC，主張PTAB應改採用Phillips標準來解釋已失效之專利。
二、CAFC判決見解
CAFC引述In re Rambus, Inc., 753 F.3d 1253（2014）案之先例（該案情形為專利權人在
就多方複審結果向PTAB提出訴願之前失效），不同意PTAB在重新考慮953專利複審結果中採
用BRI標準，並要求須採用Philips標準來解釋已失效之953專利內容。
USPTO認為，PTAB既然扮演把關角色，負責判斷複審委員調查決定是否有誤，則兩者應當採
用相同之請求項解釋標準，同時專利權人在複審期間仍然有機會來修改請求項，故PTAB應
採用BRI標準來重新考慮複審結果。
CAFC認為，多數案例顯示，採用Phillips還是BRI標準所得出之請求項解釋結果皆為相同，
至多Phillips標準僅將得出較狹隘之權利範圍，對此PTAB已不太可能就受到進一步限縮之
請求項範圍，來獲得其他新的核駁基礎（CAFC此段話亦即認為BRI標準至多僅會得出與
Philips標準相同或較寬大之請求項解釋結果）。
另一方面，專利複審程序中採用BRI標準來解釋尚未失效專利為一合理作法之原因，在於專
利權人仍有機會要求修改並限縮請求項範圍，來修正原先廣義解釋下所產生之錯誤或不合
理情形，倘若專利於PTAB再考慮期間即宣告失效，則專利權人將?失修改機會，同時亦無發
佈修改結果之可能，故若專利一旦失效，應採用Philips標準來從嚴解釋專利內容，而無須
考慮PTAB與複審委員是否採用相同解釋標準。依據前述，CAFC做出結論表示，在專利失效
後，BRI不再是唯一可使用之請求項解釋標準，對此USPTO應採用Philips標準來詮釋專利內
容。
本案結果，專利權人CSB雖成功主張USPTO採用BRI標準來解釋失效專利請求項之情形有誤，
然其解釋主張過於狹隘而未受CAFC採納，故最終仍未能推翻原先單方複審結果。
三、評析
CAFC本案判決見解，不同於美國聯邦最高法院In re Cuozzo Speed案判決結果，說明針對
專利複審期間失效之專利，因應專利權人無法要求修改並限縮失效專利內容之情形，USPTO
應採用較為嚴格之Phillips標準來解釋專利內容，此情形有利於面臨所持有專利恰好於複
審期間失效此特殊情況之專利權人。